Este miércoles tuvo lugar una sesión impartida por José Miguel Lissén, Director del Departamento Legal & Litigación de ABG Intelectual Property.

Dicho seminario online tuvo por objeto abordar los riesgos empresariales vinculados a la propiedad industrial, intelectual y a los secretos empresariales, muy especialmente a raíz de la entrada en vigor el 13 de marzo de 2019 de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que exige a las organizaciones que mantengan el control de secretos comerciales e industriales propios o de terceros la adopción de medidas activas tendentes a mantenerlos en secreto.

En dicha sesión Lissen expuso los riesgos a los que se enfrentan las organizaciones en el ámbito de la protección de los activos intangibles y propondremos un esquema para abordar su identificación, protección, gestión y defensa jurídica en caso de violación o de amenaza de que se produzca.

¿Podría explicarnos cuál son las conclusiones de este webinar formativo que ha impartido en ASCOM?

La ley de secretos empresariales, vigente desde marzo de 2019, implica un punto de inflexión en materia de protección, gestión y defensa jurídica de los secretos comerciales e industriales en España.

Para poder beneficiarse de la protección conferida por la ley, es imprescindible que las empresas, desde las áreas de cumplimiento normativo, pongan en práctica iniciativas desde una perspectiva preventiva con objeto de identificar sus activos intangibles, inventariarlos y adoptar medidas legales, tecnológicas y organizativas tendentes a proteger y gestionar eficazmente sus activos intangibles, así como para hacerlos valer frente a terceros infractores.

El reto al que nos enfrentamos a medio plazo es el de crear cultura de protección y prevención dentro de las organizaciones, para proteger sus activos intangibles al menos con la misma firmeza que protegen el resto de sus activos empresariales.

¿Cuáles son los riesgos empresariales vinculados a la propiedad industrial, intelectual y a los secretos empresariales que debe gestionar el compliance officer?

Es importante distinguir el ámbito civil del penal.

En el ámbito civil, desde una perspectiva ofensiva, las conductas ilícitas que pueden producirse son las consistentes en la obtención, utilización y revelación ilícitas de los secretos empresariales de la empresa, así como la explotación de mercancías infractoras, que son aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

Con respecto a los derechos de propiedad industrial (marcas, patentes, modelos de utilidad, diseños) e intelectual (derechos de autor, programas de ordenador), el riesgo consiste en que se realicen actos de explotación de tales derechos sin consentimiento de su titular.

Desde el punto de vista defensivo, la empresa debe velar por evitar que sus empleados, colaboradores y directivos incurran en prácticas de explotación de derechos de propiedad industrial, intelectual o secretos empresariales de sus proveedores o clientes (licenciantes) a los que hayan tenido acceso bajo deber de reserva (secretos empresariales) o con restricciones en cuanto al tipo de actos a cuya realización está autorizado el licenciatario.

Uno de los ámbitos más sensibles es el de los departamentos de Recursos Humanos de las empresas, que deberán adoptar medidas activas tendentes a garantizar que en las entrevistas de entrada de candidatos a trabajar en la empresa se advierte al candidato de manera suficiente y convincente de que no podrá revelar secretos empresariales de su antiguo empleador en caso de que su candidatura sea admitida. Si no lo hace, la empresa incurrirá en responsabilidad, bien directa o bien por negligencia.

Si concurren algunos elementos, algunas de las conductas citadas pueden constituir delitos, de lo que obviamente responderá la empresa si no ha adoptado las oportunas medidas de cumplimiento.

¿Qué importancia tiene una mala gestión de dichos riesgos en una compañía en concreto que no tenga un Programa de Protección adecuado?

La ley de secretos empresariales establece tres niveles de responsabilidad por infracción del secreto.

En primer lugar, un régimen de responsabilidad directa. En segundo lugar, responsabilidad por negligencia. Finalmente, en algunos supuestos, un régimen de responsabilidad de buena fe.

En los dos primeros supuestos, el infractor puede ser condenado a cesar y abstenerse en la conducta infractora, a la aprehensión de las mercancías infractoras, la remoción de los efectos producidos por el acto de violación, la indemnización de los daños y perjuicios causados y la publicación de la sentencia, entre otros efectos. En los casos de responsabilidad por infracción de buena fe, en principio el condenado sólo tendrá que asumir responsabilidades de naturaleza económica.

¿Cuál es el mejor método desde el compliance para proteger estos activos intangibles de cada organización?

La implantación de un programa de protección de secretos empresariales, con tres fases:

Una primera de identificación de los activos intangibles, la elaboración de un inventario, la identificación de las personas con acceso y la confección del mapa de riesgos.

Otra segunda de implantación de políticas internas de uso y manejo de esa información desde su generación hasta su comercialización.

Y una tercera sobre la implantación de medidas tendentes a que esas políticas de cumplan, y a la gestión efectiva de riesgos e incidencias.

La creación de un órgano de coordinación con un trade secrets compliance officer y la formación a los empleados de cara a generar concienciación son también aspectos fundamentales para la efectividad del programa.

¿Qué debe hacerse ante una fuga de información en la empresa?

Nosotros siempre aconsejamos recabar el asesoramiento inmediato de expertos en informática forense de cara a realizar, con garantías, una adquisición de prueba en los activos informáticos afectados, que nos permita averiguar el alcance de la fuga e identificar a sus responsables, como paso previo a la adopción de medidas de aminoración de los daños ocasionados y la interposición de acciones judiciales frente a los responsables y beneficiarios de la fuga. En nuestra experiencia, el asesoramiento jurídico en las fases iniciales es imprescindible para no dañar las fuentes de prueba de manera irreversible.

¿Qué balance se puede hacer de la aplicación de la Ley de Secretos Empresariales en su primer año de vida?

El gran volumen de consultas que nos están planteando desde que entró en vigor la ley nos ha sorprendido. Sin duda, está siendo uno de los temas “de moda” entre los que asesoramos en este ámbito. El interés que está suscitando la nueva ley y sus efectos para las empresas ha desbordado nuestras previsiones. Las necesidades de asesoramiento técnico y jurídico en este ámbito, también.

¿En este año podemos confirmar que las empresas protegen sus secretos empresariales realmente?

Hasta la entrada en vigor de la ley, con algunas excepciones, la mayor parte de las empresas españolas no tenía implantadas medidas efectivas de protección de sus secretos empresariales. Algunos sectores fuertemente regulados o con una amplia experiencia en la utilización del sistema de patentes, como el farmacéutico, venían siendo pioneros en la adopción de medidas de protección, pero eran la excepción a la regla.

Ahora, esta cuestión suscita el interés de las empresas de todos los sectores productivos, desde empresas cotizadas hasta pequeñas empresas de base tecnológica.

¿Qué opinión le merece el protocolo aprobado por los juzgados mercantiles de Barcelona  a fin de proteger la información que sea confidencial o secreta?

Sin duda, un paso en la buena dirección. En los litigios donde se ventilen acciones de violación de un secreto empresarial, la ley de secretos empresariales obliga a los órganos jurisdiccionales a adoptar, de oficio o a petición de parte, medidas concretas tendentes a evitar la divulgación de los secretos empresariales manejados en el seno del proceso, tales como la restricción a un número limitado de las personas autorizadas a acceder a determinada información, la restricción del acceso a vistas o la publicación de versiones confidenciales de resoluciones.

Con la aprobación del Protocolo en noviembre de 2019, los juzgados mercantiles de Barcelona mejoran la protección conferida por la ley, con medidas tales como la creación de círculos de confidencialidad diferenciados con restricciones de acceso en función del tipo y la naturaleza de la información confidencial a manejar en el seno del proceso.

Por cierto, cuando hay un conflicto por violación de un secreto empresarial entre el titular y un tercero, ¿se judicializa el tema o hay posibilidades de llegar a un acuerdo negociado con el infractor?

En mi experiencia, no es infrecuente que este tipo de conflictos se resuelvan mediante acuerdos transaccionales. Su contenido dependerá, como es lógico, de la contundencia de la prueba de la que disponga el titular tanto de la existencia del secreto empresarial, como de su titularidad, de la naturaleza y alcance de los actos de infracción realizados y de sus efectos.

A menudo, para cerrar un acuerdo en términos satisfactorios para el titular del secreto empresarial que se ha visto perjudicado por un acto de infracción, previamente habrá que haber interpuesto una acción contundente y disuasoria, pues, de no ser así, el infractor no tendrá incentivos para concluir el acuerdo.